定牌加工的侵权隐患——从“西班牙NIKE案”说起
[内容提要] 由定牌加工产生的知识产权保护问题，一直受到法学界的关注，尤其在宁波海关查处“西班牙NIKE”案、深圳市中级人民法院作出类似判决之后，争议已不再局限于法律争鸣，而是扩及到对国家经济政策、知识产权保护战略等更深入的问题。文章从宁波海关处理的“西班牙NIKE”案案例分析出发，介绍了由此引起的争论，并结合知识产权地域性的特点，从三个方面对本案作了法理分析。
[关 键 词] 海关；知识产权保护； 商标； 案例
案情简介
2002年6月24日，金华市进出口公司以一般贸易方式向宁波海关申报出口一批针织男式运动套装20403套，运抵国为西班牙。宁波海关经查验发现货物使用“NIKE”商标，涉嫌侵犯美国耐克国际有限公司在海关总署备案的商标权，遂依法扣留该批货物，立案调查。
在西班牙，爱尔兰MUSWELLBROOK，LTD公司是“NIKE”商标的合法所有人，西班牙KUIPERS DISAWAY，S.L.公司则是其合法被许可人。浙江浦江县美之郎服饰有限公司根据与西班牙KUIPERS DISAWAY，S.L.公司之间的定牌加工协议生产了该批货物，由金华市进出口公司向海关申报出口。在中国，美国耐克国际有限公司是“NIKE”商标的合法所有人。根据西班牙最高法院的判决，美国耐克国际有限公司在西班牙被禁止生产、批发或者销售标注NIKE文字的产品，禁止以NIKE名称供应或提供服务、销售或储存这些产品。
海关根据美国耐克国际有限公司的申请依法扣留该批货物后，金华市进出口公司提出了书面异议，认为该批货物不构成侵权：（1）在西班牙，MUSWELLBROOK公司是“NIKE”商标的合法注册人和使用人，美国耐克国际有限公司对“NIKE”商标权不享有任何权利；（2）构成商标侵权的特定要件是他人使用注册商标的行为可能导致消费者对产品来源的误认，而本案涉及的货物目的地是西班牙，消费者也是在西班牙，不存在误导消费者的可能，因此不构成侵权；（3）由于美国耐克国际有限公司在西班牙不享有“NIKE”商标的权益，因此无论是当前环节还是产品出口后，均不会对美国耐克国际有限公司带来任何利益上的损害。
美国耐克国际有限公司则主张：（1）美国耐克国际有限公司是“NIKE”商标在中国境内唯一合法的权利拥有人，任何人未经其同意在中国境内制造、销售、使用“NIKE”商标的行为均属侵权；（2）“授权”的前提是必须“有权”，而由于MUSWELLBROOK公司、KUIPERS DISAWAY公司在中国均没有取得或享有“NIKE”商标的使用权，其“授权”行为不影响金华市进出口公司的侵权责任的构成。
法理分析
本案争议的问题是：各自在不同地域拥有在相同商品上同一商标的专用权之间是否具有对抗性，即如何理解商标权地域性的特点，以及如何认定定牌加工法律环境下的商标侵权行为。
可以说，本案是定牌加工生产领域侵犯他人知识产权的典型案例，也是商标“地域性”特点的集中体现。本案发生后，社会各界对此案涉及的法律问题及此案背后的经济、政策问题产生了大范围的争议和探讨，讨论的范围也从个案的法律研究逐渐发展到与国家知识产权战略问题挂钩①，归纳起来主要有两种观点。
一是学院派，主要是一些从事知识产权理论研究的学者、教授，他们基本观点是：在我国逐渐成为“世界工厂”的经济背景下，我国生产企业大量为外商从事定牌加工业务，不但企业取得了较好的经济收入，还为国家带来了税收，同时又解决了大批的工人就业问题，这种经济模式应当鼓励和支持。而如果把本案的情况认定为侵权，那么显然不利于这种经济模式的健康发展，而且也与当前中国经济的发展趋势背道而驰。此外，根据传统的民法侵权理论，侵权行为有四大构成要件：违法行为、损害事实、主观过错、违法行为与损害事实之间有因果联系，而本案货物根据西班牙权利人的合法授权生产，并返销到美国耐克国际有限公司不享有任何权利的西班牙市场，谈不上对美国耐克国际有限公司权利的损害，没有损害事实，因此不构成侵权。
另一是实务派，主要是从事知识产权法律工作的法官、律师等，他们的观点概括起来就是：根据《商标法》第五十二条规定，“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；……”从法条本身的表述来看，对于该类行为，法律并不强调（也并未授权执法者去考虑）行为的结果、行为人的主观过错，其对违法性的认定类似于刑法理论上的“行为犯”，即只要实施了该行为，法律就推定构成对他人商标权的侵犯，应当承担相应法律责任，而《商标法》也并未将定牌加工作为法定的免责事项。他们还认为，法律作为上层建筑尽管要体现经济发展规律，要为生产力的发展服务，但是在法律有明文规定的情况下，过多地推敲经济、生产力的因素显然超出了执法者的权限范围，因为执法者的使命是执行法律而非评价法律，并且法律的价值在于它被遵守和执行，在它被修改之前就应当得到适用。宁波海关法规处就此案与浙江省高级人民法院民三庭的法官们探讨时，当时在座的13位法官中有12人就认为根据《商标法》第五十二条第（一）项的规定，本案应当认定侵权。但是北京市高级人民法院对此有不同的看法，在其印发的《关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》中提出：造成相关公众的混淆、误认是构成侵犯注册商标专用权的前提，定牌加工是基于有权使用商标的人的明确委托，并且受委托定牌加工的商品不在中国境内销售，不可能造成相关公众的混淆、误认，因此不应当认定构成侵权。
宁波海关经过认真调查和法律分析，最终于2003年6月作出处罚决定，认定当事人金华市进出口公司的行为构成侵权行为，没收在扣侵权货物20403套针织男式运动套装，并罚款47340元人民币。我们认为，在处理本案时要把握三点：
一是知识产权的地域性特点。按照传统的知识产权法理论，知识产权具有新颖性、时间性、地域性和专有性。商标权的地域性是指一个国家或地区依照其本国的商标法或其参加的商标条约所授予的商标权，仅在该国或该地区有效，在哪个国家取得的权利也只能在哪个国家获得保护，对他国或该地区以外的国家没有约束力。相应的，每个国家对他国授予的商标权利不承担保护的义务。就此案而言：在西班牙，“NIKE”商标权为MUSWELLBROOK公司享有，美国耐克国际有限公司尽管在世界上许多国家注册了“NIKE”商标，但由于在西班牙“NIKE”商标的权利不由其享有，因此被西班牙最高法院禁止进入西班牙市场；而在中国，MUSWELLBROOK公司在西班牙享有的对“NIKE”商标的权利无法自然延及，因为美国耐克国际有限公司在中国依法注册了“NIKE”商标，“NIKE”的商标权属于美国耐克国际有限公司，受中国法律保护的不再是MUSWELLBROOK公司，而是美国耐克国际有限公司。如果MUSWELLBROOK公司对“NIKE”商标的使用行为进入了中国——这个美国耐克国际有限公司对“NIKE”商标的权利专属领域，那么就应当被认为是对美国耐克国际有限公司合法权益的侵害。
二是《商标法》第五十二条的理解与适用。《商标法》第五十二条第（一）项规定，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的，属侵犯注册商标专用权的行为。法律的规定是非常精确的，在理解上没有任何歧义，法律也没有将定牌加工设定为免责事项。因此，只要当事人的行为落入了《商标法》第五十二条第（一）项规定的范围，就应当被确定无疑地认定为侵权行为。至于传统民法侵权理论所持的侵权责任构成四要件说（这种法学理论本身也是颇具争议的，理论界还有三要件说，五要件说等），海关作为国家执法机关，尽管在理论研究时完全可以深入探讨，但是绝对不能以未确定的法学理论来指导执法实践，也不能将学术上的争议无限扩大为行政诉讼败诉的风险，而我们对于《商标法》第五十二条的理解，也能找到强有力的支持者：按照最高人民法院民事审判第三庭庭长、审判委员会委员蒋志培的观点，“在对侵权行为认定时不必受侵权民事责任构成的影响，……只要行为人实施了属于被法律所禁止的侵害知识产权的行为，其行为就应当认定为侵权或者称为其行为构成侵权，对于权利人的不作为请求权等即可予支持……”②。著名的商标法学者黄晖对前述北京市高级人民法院的观点也进行了评论：“这与《知识产权海关保护条例》对进出口环节都实行保护的原则显有冲突，实际操作中也容易出现流弊：一是查证外国商标权利人的权属和状态非我国法院的职责，且可能出现难以查清的情况（笔者注：实际上，下文将引用的深圳市中级人民法院的案例中，对于NIKE商标在西班牙的权利人的认定，与宁波海关在本案中认定的亦不一致）；二是从生产到出口可能经过若干环节，很难监控这些产品是否最终出口到境外。”③
此外，深圳市中级人民法院的一个判决也有力地支持了我们的观点④：2000年8月，深圳海关根据美国耐克国际有限公司的申请，扣留了浙江省畜产进出口公司申报出口至西班牙的一批NIKE滑雪夹克衫，该批货物是由浙江省嘉兴市银兴制衣厂根据与西班牙的NIKE商标权利人之间的定牌加工协议生产后由浙江省畜产进出口公司申报出口的，海关扣留货物后争议双方依法诉至法院。深圳市中级人民法院经查明事实后认定：“原告（即美国耐克国际有限公司）是在美国注册登记的法人，在中国其是NIKE商标注册的专用权人，……无论是中国的当事人，或者外国的当事人，都不得侵害原告的NIKE注册商标专用权。西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权……在本案中，被告西班牙CIDESPORT公司未经原告许可，以商业目的在中国境内委托制造并出口标识为NIKE商标的滑雪夹克；被告浙江省畜产进出口公司未经原告许可接受西班牙CIDESPORT公司的委托进口用于加工NIKE商标的滑雪夹克材料和商标标识，服装制作完成后，又负责报关出口；被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂接受西班牙CIDESPORT公司的委托，并与浙江省畜产进出口公司相配合加工制作NIKE商标的滑雪夹克。上列三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为。应当认定，他们的行为侵害了原告的NIKE注册商标专用权。”法院判决引用的法律条文亦是《商标法》第五十二条第（一）项。该案例作为典型案例刊登于最高人民法院公报。
三是对于本案违法性的认识。尽管宁波海关最终认定本案构成侵权，但是在案件具体处理尺度上，我们充分考虑了本案的违法性及当事人的主观过错，给予了从轻处理，因为本案纯属“法律性”违法，与恶意的侵权行为有本质的区别，当事人主观上已经尽了相当的注意义务，只不过由于法律认知的不足，导致了违法行为的发生。其实，本案暴露出来的定牌加工业务侵犯他人知识产权事宜并非是孤立的个案，而是具有普遍的意义，因为宁波海关在这之前的2001年查获的NaiGe袜子案、之后2004年查获的DIAMOND自行车内胎案，当事人都是根据国外客户的“合法授权”而从事定牌加工业务，其行为模式、业务操作流程、违法性均与本案如出一辙。至于企业明知或者应知外商要求的定牌加工业务属非法，但仍以侥幸的心理接单生产而被海关查获的案例更是不胜枚举，由于其违法性与本案有本质的不同，故不再详述。
阻止侵权货物进出口是海关知识产权保护工作的重要组成部分，但绝非是唯一的目的。海关的执法工作本质是要“执法为民”，只有做到了这一点，才能使此项工作的深入开展具备坚实的社会基础。案件处理完毕后，宁波海关于2003年8月至11月间对关区内的外经贸企业作了一次有针对性的关于知识产权海关保护的问卷调查，结果表明宁波地区有大量企业从事定牌加工业务，被调查157家企业（其中生产型企业135家，进出口贸易型企业21家，未署名2家）开展定牌加工业务的有87家，占55%，其中以此业务为重要生产方式的有21家，占13.3%。而企业对于从事定牌加工业务可能涉及的侵犯知识产权隐患普遍认识不足，或对法律的理解不准确：有68家企业认为只要外商出具有关证明就可，而不去审查相关证明的合法、有效性,占57.1%；少数企业对外商提供的标牌的知识产权状况根本不审核，外商要求使用什么品牌就使用什么品牌的有9家，占7.6%；仅42家企业在承接定牌加工业务时请法律顾问严格把关，占35.3%。
就此，宁波海关做了大量的宣传工作，一是以知识产权海关保护政策宣讲会等形式向企业介绍海关知识产权保护的有关法律法规及政策，二是通过信息专报等形式向政府有关部门反映情况，其目的均是提醒企业切不可盲目接单生产，而是要仔细审核定牌加工合同，仔细审核外方授权生产的真实性、合法性及有效性，以切实保护企业合法权益，避免不必要的经济和信誉损失。同时，宁波海关适时提出“打击与规范并重”的知识产权保护工作方针，为今后更好地开展知识产权保护工作打下了良好的基础，2004年度宁波企业前来咨询知识产权备案的情事大幅增加，在货代、报关行业中“不得侵犯他人知识产权”的条款也被越来越广泛地被写入代理合同。
（作者：俞则刚，男，宁波海关法规处法制科兼知识产权科副科长；本文刊载于《海关执法研究》2005年第5期)
注释：
① 《知识产权与法律移植》，《读书》杂志2004年第8期。
② 蒋志培《侵犯知识产权民事责任的构成要件》，见“中国知识产权司法保护”网站，http://www.chinaiprlaw.com/fgrt/fgrt34.htm，2004年11月16日访问。
③ 《商标法》，21世纪法学规划教材，法律出版社2004年9月第1版，第116页。
④ 美国耐克国际有限公司（NIKE INTERNATIONAL LTD）与浙江省嘉兴市银兴制衣厂、西班牙CIDESPORT公司商标权侵权纠纷案，见“中国知识产权司法保护”网站，http://www.chinaiprlaw.com/wsjx/wsjxdi75.htm，2004年11月16日访问。
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